未註冊商標被授權使用人得否主張善意先使用
一、未註冊商標可否授權他人使用問題
按我國商標法第 39 條第 1 項規定：「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權」，僅有註冊商標得授權他人使用之規定，而未註冊商標得否授權他人使用，於司法實務上，最高法院 97 年度台上字第 2429 號判決，以「觀諸系爭商標授權合約書前言載明被上訴人了解上訴人所取得 contraire 之授權範圍，並願遵守該授權合約等字樣，及經濟部智慧財產局 94 年 11 月 17 日智商 0350 字第 09480478710 號函記載：『現行商標法尚無明文規定，實際使用之商標，應以獲准註冊為前提要件。易言之，未經核准註冊之商標，若無先權利衝突商標存在，尚非不得使用。⋯⋯未在台灣註冊之商標，得否作為商標授權乙節。依民事契約自由原則，於契約當事人雙方意思表示合致，即生契約效力』，凡此均與系爭合約所約定之商標是否為需經我國註冊之商標致其嗣後給付不能之判斷攸關。原審未有詳查究明，謂系爭合約約定之上訴人給付義務內容為經我國註冊之系爭商標云云，即為上訴人不利之認定，未免速斷。本件此部分事實尚未臻明瞭，本院無從為法律上之論斷。」可知法院實務上認為未註冊的商標得為授權的標的；而該案於發回更審後，智慧財產法院以 98 年度民商上更（二）字第 3 號民事判決，固認該案兩造當事人於簽約時合約內欲授權標的並不相同，被上訴人係被詐欺而為意思表示，其撤銷意思表示有效，惟並未否定未註冊商標可為授權契約的標的。
二、授權關係終止後，被授權人可否主張善意先使用問題
有關註冊商標之被授權使用人是否為商標善意先使用人，於「101 年度智慧財產法律座談會民事提案第 4 號」曾決議：商標法第 30 條第 1 項第 3 款規定意旨，係基於公平原則，參酌使用主義之精神緩和註冊主義，避免在他人申請商標註冊前已善意先使用者，受到他人商標權效力所拘束。此款規定既屬緩和註冊主義之例外，自應嚴格解釋，以免過度擴大善意先使用之抗辯，致侵蝕註冊主義之商標立法根基。按論理法則，使用權利之原因不可能競合，即 A 公司不可能基於 B 授權使用甲商標，同時又基於善意使用自己商標，應認 A 公司自向 B 取得使用甲商標之授權後，已非基於善意先使用自己商標之意思使用甲商標，而係本於被授權人之地位使用他人註冊商標，是以，A 公司自不得於授權契約終止後，再主張善意使用甲商標而不受商標權拘束，從而，A 公司無從依商標法第 30 條第 1 項第 3 款主張「善意先使用」之抗辯（智慧財產法院 102 年民商訴字第 53 號民事判決參照），若 A 公司係因 B 公司授權始得使用商標，非以「自我品牌經營」之情形，於授權關係終止後，自不能據以主張善意先使用，持續為未經授權之使用。亦即，未註冊商標之被授權人不享有善意先使用抗辯權。
善意先使用制度之立法意旨，乃在於保護先使用商標者之使用權，蓋我國商標法係註冊主義，商標權利之取得，以註冊為要件，然商標之實體表現，貴在於使用，惟有將商標用於商品或服務上而行銷市面，始能使消費者認知辨識，是為能使商標制度達到更合理之境地，並符合現今先進國家商標制度之走向，我國商標法乃兼採使用主義之優點，而特設此一規定。是以，善意先使用商標者，縱怠於註冊，其使用商標之事實，不容予以抹煞，而後申請註冊者，要不能追溯善意先使用商標者之使用行為，但是使用商標者既怠於註冊，則自他人註冊後，其使用商標自應為適度限制，商標專用權人並得要求先使用者，附加適當之區別標示，以免其擴張使用權而損及註冊者之權利，以調和兩者之利益。參考日本及大陸地區商標善意先使用制度，均要求先使用商標須因已被高度使用且達相當知名度，始得排除商標權效力之拘束，我國商標法並未作此要求，然為維護註冊保護原則，自不宜擴充適用善意先使用範圍而影響商標權人之註冊權益，以為衡平。個人建議商標法第 36 條第 1 項第 3 款，宜修正增加先使用商標須使用達相當知名度，始得不受商標權之拘束，或限制其原使用規模，不得拓展業務，進而侵害註冊商標權的排他範圍，以維護商標法採註冊保護原則。
另司法實務透過個案肯認未註冊的商標亦得授權他人使用，且其使用係基於授權人的授權，被授權人即不存在對於未註冊商標的先使用權，在授權合約到期後即應停止使用，無法主張先使用抗辯權，本於商標使用之基本法理即可推知，並無司法實務見解歧異之情形，則無於商標法增訂之必要。
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